Processo 5071262-47.2023.4.02.5101

Apelação Cível Nº 5071262-47.2023.4.02.5101/RJ RELATORA : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER APELANTE : CESAR FREITAS GEMSTONE PEDRAS PRECIOSAS & JOIAS LTDA (RÉU) ADVOGADO(A) : CÉSAR AUGUSTO DE LIMA FREITAS (OAB MG120947) APELADO : ENE2ESE GEMAS, JOIAS E ENGENHARIA LTDA (AUTOR) ADVOGADO(A) : GILMAR MASSUCO (OAB SP252632) EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ENE2ESE. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. ANTERIORIDADE DO NOME EMPRESARIAL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. RISCO DE CONFUSÃO NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por CÉSAR FREITAS GEMSTONE PEDRAS PRECIOSAS E JÓIAS EIRELI contra sentença da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou procedente o pedido formulado por ENE2ESE GEMAS, JOIAS E ENGENHARIA LTDA. para declarar a nulidade do ato do INPI que deferiu os registros nº 924.275.979 e nº 924.102.802, relativos à marca nominativa e à marca mista “ENE2ESE”, classe 14, determinando a abstenção de uso e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta a regularidade dos registros marcários e a inexistência de impedimento decorrente do nome empresarial da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o nome empresarial previamente arquivado pela autora é apto a obstar o registro e o uso da marca “ENE2ESE” por terceiro; (ii) estabelecer se, à luz dos critérios da anterioridade, territorialidade e especialidade, bem como do direito de precedência, subsiste a nulidade dos registros concedidos pelo INPI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição da República (art. 5º, XXIX) e a Lei nº 9.279/1996 asseguram proteção às marcas e aos nomes empresariais, vedando o registro de sinal que reproduza ou imite elemento característico de nome empresarial suscetível de causar confusão ou associação indevida (art. 124, V, da LPI). 4. O conflito entre marca e nome empresarial deve ser resolvido com base nos critérios da anterioridade, territorialidade e especialidade, aplicáveis também às hipóteses de colidência entre sinais distintivos de naturezas diversas. 5. Embora o sistema brasileiro adote a regra da anterioridade do registro (art. 129 da LPI), tal sistema é mitigado pelo direito de precedência assegurado ao usuário anterior de boa-fé que comprove uso do signo por, no mínimo, seis meses antes do depósito (art. 129, § 1º, da LPI; REsp 1.494.306/RJ). 6. A ausência de oposição na esfera administrativa não impede o controle jurisdicional do ato de concessão do registro marcário, inclusive para reconhecimento de nulidade com fundamento em direito de precedência (REsp 2.006.998/PR). 7. A autora arquivou seu nome empresarial na Junta Comercial em 06.01.2016, adotando a denominação ENE2ESE GEMAS, JOIAS E ENGENHARIA LTDA. em 04.07.2019, anteriormente ao depósito dos registros marcários efetuados pela apelante em agosto e setembro de 2021. 8. A autora comprova a divulgação e utilização efetiva do signo “ENE2ESE” no mercado ao menos desde 2020, inclusive com identidade visual própria e publicações em rede social, evidenciando inserção comercial apta a caracterizar uso anterior de boa-fé. 9. A limitação territorial do nome empresarial não deve ser interpretada de forma absoluta quando demonstrada atuação que ultrapassa o âmbito local e torna o sinal cognoscível no mercado, especialmente em ambiente digital. 10. As partes atuam no…

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