Processo 5098246-39.2021.4.02.5101

Apelação/Remessa Necessária Nº 5098246-39.2021.4.02.5101/RJ APELANTE : INVERSIONES COUSINO MACUL LTDA (Chamante) (RÉU) ADVOGADO(A) : CLAUDIO ROBERTO BARBOSA (OAB SP133737) ADVOGADO(A) : NANCY SATIKO CAIGAWA (OAB SP198276) ADVOGADO(A) : LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE (OAB SP390929) ADVOGADO(A) : GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI (OAB SP433842) APELADO : MSLR COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA (Chamado) (AUTOR) ADVOGADO(A) : HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE (OAB DF029584) APELADO : LM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (Chamado) (AUTOR) ADVOGADO(A) : LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE (OAB BA049676) ADVOGADO(A) : PEDRO FURTADO HABIB (OAB BA061125) ADVOGADO(A) : HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE (OAB DF029584) ADVOGADO(A) : CESAR CARNEIRO DE MAGALHAES BORGES (OAB DF042082) ADVOGADO(A) : CAROLINA MARTINS PESSOA COSTA (OAB DF083421) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MSLR COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA e LM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Especializada deste Tribunal, cuja ementa possui o seguinte teor: DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. REGISTRO DE MARCA. SINAL DISTINTIVO ANTERIOR. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por Inversiones Cousiño Macul Ltda. e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) contra sentença proferida pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou procedente o pedido principal formulado por MSLR Comércio Atacadista de Bebidas Ltda. e LM Comércio de Bebidas Ltda., para declarar a nulidade do indeferimento do pedido de registro nº 914.072.919 da marca mista “DON LUIZ” (classe 33 – licores), e determinou ao INPI seu deferimento. Na reconvenção, o juízo julgou improcedente o pedido de abstenção de uso da marca formulado por Inversiones Cousiño Macul Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de registro da marca “DON LUIZ”, para licores, viola o art. 124, XIX, da LPI, diante da anterioridade da marca “DON LUIS”, registrada pela vinícola chilena Cousiño Macul para bebidas alcoólicas; (ii) estabelecer se a Justiça Federal é competente para julgar pedido reconvencional de abstenção de uso de marca em litígio entre particulares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção conferida pelo art. 124, XIX, da LPI exige a verificação cumulativa de três requisitos: (i) reprodução ou imitação, mesmo que com acréscimo, de marca registrada; (ii) identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços; e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação indevida. 4. A anterioridade do registro da marca “DON LUIS”, depositado em 1990 pela empresa ré, confere-lhe presunção de exclusividade para o uso distintivo em bebidas alcoólicas, incluindo licores, afastando o argumento da especialização exclusiva em vinhos.  5. A diferença gráfica entre “DON LUIS” e “DON LUIZ” não é suficiente para afastar a semelhança fonética e visual dominante, sendo legítima a conclusão técnica do INPI pela possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais. 6. A afinidade mercadológica entre vinhos e licores, ambos classificados na mesma classe internacional (33), autoriza o reconhecimento de sobreposição nos canais de…

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